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诉前禁令与无效宣告在专利侵权案件中的运用

发布时间:2013.09.26 新闻来源:广州惟恒知识产权服务有限公司

原告:台达电子工业股份有限公司

     被告:佛山市南海区XXXX电器制品厂

     台达电子工业股份有限公司(简称“台湾台达”)于1990年3月25日向国家知识产权局申请了名称为“风扇增压导流装置”的发明专利,该专利经实质审 宣后于2002年5月29日获得国家知识产权局公告授权,专利号为:ZL99104318.9。其后,原告的子公司——台达国际向被告购买被告自主生产的 型号为GM1204PQBl-8A(2)风扇,被告依与台达国际的委托合同将货发给原告的另一子公司东莞台达。但经过比对,原告发现被告生产、销售的型号为GM1204PQBl-8A(2)风扇构成对原告专利产品的侵权,且通过对被告网页资料进行的网页公证,和对被告销往别地的侵权产品样品的诉前禁令措旋,证实了被告生产、销售、许诺销售涉案侵权产品的行为。原告遂向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼。

     被告答辩称,被告所生产、销售的涉案产品不构成对原告专利

权的侵犯。被告实质上是接受了专利权人的子公司(简称台达国际)委托生产,产品依委托合同发货给原告的另—子公司(简称东莞台达)。原告与上述其两子公司实质是经营管理层具有同—性,财务核算也是同一整体,台达国际和东莞台达的经营行为是代表了原告的真实意思,被告接受委托是善意的,构成表见代理。 被告在履行上述委托合同过程中也没有另行生产、销售涉案产品,被告在委托加工的涉案产品上均标明原告的英文标示“DELTA”,不构成对原告商誉的损害。 同时,被告认为.被告与原告的合同属于加工承揽合同,加工承揽合同中定作人指示过失,造成他人损失的,应由定作人承担损害赔偿的责任。台达国际、东莞台达明知专利权属于原告所有,仍指示被告生产涉案产品,应对其过错承担侵犯原告专利的责任。此外,被告根据1993年原告向台湾经济部智慧财产局以与本案专利技术相同的专利提出申请最后被不予专利的事实,向国家知识产权局专利复审委员会提出无效请求,请求认定该专利不符合专利法关于新颖性、创造性的要求。最 后,被告甚至提出反诉,反诉原告设置“陷阱”,滥用诉权,干扰被告正常经营;要求原告登报道歉,赔偿人是币一万元。

【审判】

     佛山市中级人民法院查明,国家知识产权局专利复审委于2004年2月18日作出第5828号无效宣告请求审查决定书,宣告原告台达公司涉案的 ZL99104318.9号发明专利权全部无效。据此,原告据以起诉请求保护的专利权应视为自始不存在。判决:原告向法院提出的保护其专利权的请求,予以驳回。

     原告不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉,原审判决依据尚未生效的无效决定,作出判决,法律依据不足,法律适用错误,本案应当重新审理。

     另,原告不服第5828号无效宣告请求审查决定书,向北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院提起行政诉讼,北京市高级人民法院作出终审判块,撤销了国家知识产权局专利复审委作出的第5828号无效宣告请求审查决定书,并要求专利复审委重新作出无效审查决定,复审委于2008年5月21日作出第 11573号无效审查决定,再次宣告涉案专利ZL99104318.9号专利权全部无效。

     二审法院最终判决,驳回上诉,维持原判。

【评析】

     本案中,原告的专利虽然最终被宣告无效,但在诉讼过程中采取的诉前禁令措施极大地影响了被告的生产经营活动,且相对为诉讼赢得了宝贵的时间。现就本案几个关键问题简析如下:

     1.诉前禁令。

    (1)诉前禁令是指,提起诉讼前法院责令侵权人停止有关行为的措施。法院有权依照一方当事人请求,采取及时有效的临时措施,为防止延误可能给权利人造成不可弥补的损害或证据被销毁的危险。

    (2)诉前禁令的四个审查要件:

     A、被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯知识产权;

     B、不采取有关措施,是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害;

     C、申请人提供担保的情况;

     D、禁令的作出是否会损害公共利益。

    2.加工承揽与合同买卖关系的界定。

    (1)买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

    (2)加工承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽合同包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、溅试合同和检验合同等。

    (3)司法实践中,一般认为承揽合同与买卖合同有4点区别:

     A、买卖合同中出卖人的主要义务是转移标的物的所有权;承揽合同中转移标的物的所有权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。

     B、买卖合同的标的物可以是种类物,也可以是特定物;承揽合同的标的物是一种工作成果,这种工作成果是特定物。

     C、买卖合同的买受人有权请求出卖人按约定的条件交付标的物,无权过问出卖人生产经营或标的物取得情况;承揽合同的定作人有权在不影响承揽人工作的前提下,对承揽人的工作状况进行监督检查。

     D、买卖合同中当事人可以约定自合同成立起标的物意外灭失的风险,可由买受人承担,也可以由出卖人承担.承接合同中在工作完成前,只能由承揽人自己承担工作物意外灭失的风险。

3.专利被宣告无效后.可采取的挽救性法律措施是什么?

(1)提起行政诉讼:

(2)不服一审判决提起上诉。

     4.专利侵权纠纷中应注意的事项。

     (1)对专利权本身要正确评估。

     专利管理机关处理专利侵权纠纷案件结果的胜负,在很大程度上要看专利权人手中的专利权是否无懈可击,即专利权是否安全有效。因此,专利权人应当对自己专利权的专利性重新进行分析、评估,对该发明创造的专利性强弱做出准确判断切不可因为自己已经获得专利权就认为一定胜券在握,否则,在侵权处理中一旦该专利权 被反诉无效,将会使自己处于被动地位,还很有可能造成在处理过程中败诉。

     (2)可以尝试侵权警告手段。

     在提起专利诉讼前,专利权人向侵权方发侵权警告,这在我国专利法中并无规定,但在现实生活中却被经常使用,而且还常取到较好的效果。不过,要切实做好警告前的调查研究二佳,必须在对侵权认定有绝对把握非情况下才能使用。

     专利侵权纠纷的特殊性是由于专利权是技术与法律结合的产物,请求人如果不是很熟悉法律及技术,最好是请专利代理人或有专利代理资格的律师帮助,再向有处理专利纠纷职能的部门请求处理或起诉,以免走弯路,浪费人力与物力。

 

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